對於企業而言,創新和新商品的研發是維持競爭力和繁榮的關鍵。然而,要成功地推出新商品,必須確保新商品在專利申請時不侵犯他人的專利權。 在這方面,專利FTO(自由運營檢索)成為了重要的專利分析工具。
專利FTO是指針對新商品研發過程中的專利風險進行評估的程序。它旨在確定你的商品是否會侵犯他人的專利權,從而幫助你避免未來可能的法律訴訟和商業風險。專利FTO的核心目標是確保你的商品在市場上自由運營,不受他人的專利限制。 因此進行專利FTO檢索是新商品研發過程中的第一步,也是非常重要的一步。
透過本文世界專利事務所將會為您說明更多專利FTO自由運營檢索的分享。

自由運營檢索FTO是什麼

F.T.O是"自由運營檢索"(Freedom to Operate)的縮寫。FTO是用於評估企業的新商品(如產品、技術或服務)是否會侵犯現有專利權。在實務上, FTO非常適合在企業對新商品開始研發之前即開始進行,並持續至商品上市,如果商品開發周期很長,更不應該只執行一次。
如果FTO只執行一次,會發生一個很嚴重的問題,倘若忽略最嚴重可能讓先前的FTO報告書變得毫無參考價值。因為這牽涉到FTO執行面的問題,許多FTO報告書都以免責聲明迴避這個隱藏的問題。即,FTO執行初期會進行專利檢索,但根據各國專利實務,專利案從申請到公開有一段時間是無法被搜尋到的(大多是18個月,但有部分國家可以申請延緩公開,如歐洲設計專利)。因此,這些已申請卻未公開的專利案是很大的風險所在。因此,筆者推薦FTO執行的時點及其好處條列如下:
第一時點:商品研發前的FTO

  1. 進行迴避設計。
  2. 了解商品的競爭對手是誰。
  3. 直接向持有專利權的專利權人洽談合作事宜,節省研發成本。
  4. 了解現有技術發展水平,作為研發方向的參考。
  5. 配合「專利生命週期」,還可了解商品的發展階段,如:萌芽期、成長期、成熟期、衰退期、復甦期。
  6. 對阻礙研發的專利案進行舉發撤銷。

第二時點:商品研發中的FTO

  1. 根據最新檢索結果,持續地進行迴避設計。
  2. 倘若前一次FTO報告書已鎖定特定競爭對手,觀察其專利申請的趨勢,可作為判斷競爭對手研發方向的參考。
  3. 倘若前一次FTO報告書已鎖定特定專利案,且專利案仍在審查階段,可追蹤該專利案是否核准或核駁。在台灣,專利案仍在審查階段,可由申請人以外的任何人提交第三方審查意見,提供專利審查官對該專利案審查之參考,且專利權人無法得知提交第三方審查意見的姓名。

第三時點:商品實施前的FTO(最重要)

  1. 確認商品上市後是否侵害到任何已公告專利案。
  2. 釐清侵權風險。

台灣專利法的規定,「實施」的定義包括:製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為。 看到這邊往往會有讀者提出,為了節省經費,是否只要執行商品實施前的FTO?
筆者認為這是相當大的賭注,如果FTO報告書顯示無明顯侵害任何專利案的權利,就可安心的實施(上市)。但往往事與願違,尤其是在當前技術密集度極高,商品上市很難不會有任何侵權風險。一旦發現商品侵害到他人的專利權,下一步的策略僅有:重新設計商品、延後上市(待專利權消滅)、尋求專利權人合作。但能夠早一步了解商品侵害的專利權,可在商品實施前早一步制訂因應對策。因為專利權人在請求損害賠償的實務上,往往會等待侵權商品(又稱係爭產品)的獲利到達一定程度,再透過法院提起損害賠償之訴,可提起損害額最高三倍的賠償。
綜上,FTO分析的目的是識別與計劃開發的產品、技術或服務相關的現有專利案,並評估這些專利案是否會對企業的自由運營造成風險。如果存在會侵犯專利權的風險,企業可能需要尋找任何解決方案以避免法律訴訟和損害賠償。

專利檢索和專利FTO的差異

專利檢索(專利檢索)和自由運營分析(Freedom to Operate, FTO)是兩個不同的概念。

專利檢索:是一種專利申請前評估,透過關鍵字尋找已公開的專利案,以確定某一技術領域中專利申請的概況,包括哪些專利已被申請、授權以及法律狀態。這有助於評估該領域申請時的技術水平,有利於評估準備申請專利的技術是否具有「專利要件」(如:新穎性、進步性)。
自由運營分析:是一種風險評估,對某一產品或技術進行分析,以釐清在特定市場上該產品或技術是否會侵犯他人的專利權。這是在產品開發和上市前進行的一項重要的風險評估。
因此,即使完成專利檢索,也仍然需要進行FTO分析。因為即使一項技術獲得專利權,但可能其他專利的權利範圍覆蓋該技術的某些應用,以至於阻礙該技術的商業化。故FTO分析可以幫助識別這些潛在的障礙,並制定相應的應對策略,例如:迴避設計、專利授權或購買專利等。

自由運營檢索FTO流程

  1. 確定商品或技術範圍:明確定義公司計劃開發的商品特徵。
  2. 專利檢索:根據商品特徵,判斷技術領域,拆解上、下、同位語,從而界定出一組或多組可網羅所有相關專利案的關鍵字。再根據商品計畫實施的國家,進行該國的專利檢索。
  3. 專利評估:對專利檢索結果進行評估,確定檢索結果中的專利案是否與公司的商品或研發方向相關。
  4. 分析專利權範圍:針對相關的專利案,評估其專利權範圍和有效性。
  5. 風險評估:根據專利分析結果,評估潛在的專利侵權的風險。
  6. 解決方案和策略制定:根據風險評估結果,制定解決策略來管理與減輕潛在的專利侵犯風險,其策略包括:重新設計商品、提出舉發撤銷高風險專利、向專利權人洽談合作。
  7. 監視和更新:持續監視與公司商品相關的專利動態,以確保公司的自由運營狀態持續有效。隨著時間的推移,新的專利案可能會被授權,現有專利案可能會失效,因此定期更新公司的FTO結果是非常重要的環節。

自由運營檢索FTO費用

自由運營檢索(Freedom to Operate, FTO)是專利服務中的一個重要部分,用於確定一項產品或服務在特定國家/區域內實施時,是否會侵犯在該國家/區域範圍中的專利權。FTO分析通常包括以下幾個主要內容:

  1. 專利檢索:透過關鍵字,檢索出相關領域中的專利前案,檢索範圍為所有已公開的專利前案。
  2. 專利有效性分析(選擇性):評估所有檢索到的專利前案的有效性,例如專利是否有繳納年費、是否已經消滅或被撤銷。
  3. 技術交叉比對:透過產品技術特徵分析拆解,做出Claim Chart專利技術比對表,評估是否符合全要件及文義與均等侵權。
  4. 侵權風險評估:分析產品或服務可能侵犯的特定專利前案的風險程度。
  5. 迴避設計建議(選擇性):如果產品或服務已存在侵犯有效的專利前案之事實,根據其專利前案的專利範圍,給予產品或服務迴避設計的建議。

FTO分析通常是定制化的服務,具體費用會根據案例複雜度和客戶選擇的方案,令收費有所差異,主要是根據分析的國家而有所差異,以下是一些收費標準的範例:

基本方案 進階方案 完整方案
專利檢索
專利檢索
專利有效性分析
技術交叉比對
侵權風險評估(註一)
迴避設計建議
註一:20筆專利前案以內,超出則按件計費

基本方案費用:

國別 費用
台灣 10萬起
中國 10萬起
美國 15萬起
非英語國家(如日本、韓國) 15萬起+翻譯費 (實際收費仍視實際狀況調整)

進階方案執行的「專利有效性分析」,會依據「專利檢索」檢索到的專利前案的筆數分析,收費方式按件計費。再者,執行「專利有效性分析」後,可分別進行以下兩種交叉比對:

  1. 針對有效的專利前案進行技術交叉比對。
  2. 針對所有檢索到的專利前案進行技術交叉比對。(有助於了解該領域的技術發展)

完整方案除執行專利有效性分析以外,還會根據「專利有效性分析」列出的高風險侵權的專利前案,給予迴避設計建議,這方面也要根據高風險專利前案的筆數執行,收費方式亦是按件計費。